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特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所

商標法47条1項と無効の抗弁(特許法104条の3第1項)との関係

商標法47条1項と無効の抗弁(特許法104条の3第1項)との関係

最高裁平成27年(受)第1876号(平成29年2月28日判決 第三小法廷判決)

<争点>
 無効理由を含むが、商標法47条1項により無効審判を請求できない登録商標に基づく商標権侵害訴訟において、被告は、無効の抗弁(商標法39条で準用する特許法104条の3第1項)を主張できるか?

<事案>(商標に関連する部分のみを取り上げます。)
 Y(被上告人)はX(上告人)に対して、不正競争防止法に基づく訴えを提起したところ、Xは自己の登録商標(平成17年登録商標)に基づき、Yに対して商標権侵害を理由とする反訴を提起しました。

 当該反訴において、Yは、自己の使用商標(Y使用商標)が平成17年登録商標の出願前に周知であることから、平成17年登録商標は商標法4条1項10号により登録を受けることができない商標に該当し、当該商標権に基づく権利行使は認められない(商標法39条で準用する特許法104条の3第1項)という抗弁を主張しました。
 しかし、この時点で、平成17年登録商標は登録から5年を経過しているため、原則として無効審判を請求することができない状態でした(商標法47条1項)。

 原審(福岡高裁)は、Yの主張を認めました。即ち、Y使用商標が周知商標であると認定し、平成17年登録商標は商標法4条1項10号により登録を受けることができない商標に該当することから、特許法104条の3第1項により当該商標権に基づく権利行使は認められず、Xの反訴請求を棄却すべきものとしました。

<判決>
「4 しかしながら,原審の上記判断はいずれも是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1)不正競争防止法2条1項1号に関する部分について(省略)
(2)商標法4条1項10号に関する部分について
 ア(ア) ・・原審は本件各登録商標のいずれについても商標法4条1項10号該当性の判断をしているところ,平成17年登録商標については,商標権の設定登録の日から,被上告人が本件訴訟において同号該当性の主張をした前記2(5)の弁論準備手続期日までに,同号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま5年を経過している。
 商標法47条1項は,商標登録が同法4条1項10号の規定に違反してされたときは,不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除き,商標権の設定登録の日から5年の除斥期間を経過した後はその商標登録についての無効審判を請求することができない旨定めており,その趣旨は、同号の規定に違反する商標登録は無効とされるべきものであるが,商標登録の無効審判が請求されることなく除斥期間が経過したときは,商標登録がされたことにより生じた既存の継続的な状態を保護するために,商標登録の有効性を争い得ないものとしたことにあると解される(最高裁平成15年(行ヒ)第353号同17年7月11日第二小法廷判決・裁判集民事217号317頁参照)。そして,商標法39条において準用される特許法104条の3第1項の規定(以下「本件規定」という。)によれば,商標権侵害訴訟において,商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは,商標権者は
相手方に対しその権利を行使することができないとされているところ,上記のとおり商標権の設定登録の日から5年を経過した後は商標法47条1項の規定により同法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判を請求することができないのであるから,この無効審判が請求されないまま上記の期間を経過した後に商標権侵害訴訟の相手方が商標登録の無効理由の存在を主張しても,同訴訟において商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認める余地はない。また,上記の期間経過後であっても商標権侵害訴訟において商標法4条1項10号該当を理由として本件規定に係る抗弁を主張し得ることとすると,商標権者は,商標権侵害訴訟を提起しても,相手方からそのような抗弁を主張されることによって自らの権利を行使することができなくなり,商標登録がされたことによる既存の継続的な状態を保護するものとした同法47条1項の上記趣旨が没却されることとなる。
 そうすると,商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後においては,当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き,商標権侵害訴訟の相手方は,その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって,本件規定に係る抗弁を主張することが許されないと解するのが相当である。」

 「(イ) 一方,商標法4条1項10号が,商標登録の出願時において他人の業務に係る商品又は役務(以下「商品等」という。)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標につき商標登録を受けることができないものとしている(同条3項参照)のは,需要者の間に広く認識されている商標との関係で商品等の出所の混同の防止を図るとともに,当該商標につき自己の業務に係る商品等を表示するものとして認識されている者の利益と商標登録出願人の利益との調整を図るものであると解される。
 そうすると,登録商標が商標法4条1項10号に該当するものであるにもかかわらず同号の規定に違反して商標登録がされた場合に,当該登録商標と同一又は類似の商標につき自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている者に対してまでも,商標権者が当該登録商標に係る商標権の侵害を主張して商標の使用の差止め等を求めることは,特段の事情がない限り,商標法の法目的の一つである客観的に公正な競争秩序の維持を害するものとして,権利の濫用に当たり許されないものというべきである(最高裁昭和60年(オ)第1576号平成2年7月20日第二小法廷判決・民集44巻5号876頁参照)。そこで,商標権侵害訴訟の相手方は,自己の業務に係る商品等を表示するものとして認識されている商標との関係で登録商標が商標法4条1項10号に該当することを理由として,自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することができるものと解されるところ,かかる抗弁については,商標権の設定登録の日から5年を経過したために本件規定に係る抗弁を主張し得なくなった後においても主張することができるものとしても,同法47条1項の上記(ア)の趣旨を没却するものとはいえない。
 したがって,商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても,当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず,商標権侵害訴訟の相手方は,その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として,自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許されると解するのが相当である。」

<コメント>
 (1)他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標(「周知商標」)については、商標登録を受けることができず(商標法4条1項10号)、仮に登録されたとしても、無効審判により無効とすることができます(商標法46条1項1号)。
 しかし、商標法4条1項10号に違反して登録された商標であっても、登録から5年経過した場合には、無効審判を請求することができません(商標法47条1項。但し例外あり。)。
 一方で、商標権侵害訴訟において、商標登録が「無効審判により無効とされるべきもの」とみとめられるときは、商標権者は、相手方に対しその権利を行使することができないこととされています(無効の抗弁:商標法39条で準用する特許法104条の3第1項)。

 (2)今回争点となったのは、登録から5年経過し、無効審判を請求できない場合に、商標権侵害訴訟において、被告が、商標登録が「無効審判により無効とされるべきもの」であるとして、104条の3の抗弁を主張することができるか否かという点でした。

 (3)最高裁は、以下の事項を示しました。
 (A)商標法4条1項10号に違反して登録された商標であっても、商標法47条1項により無効審判を請求できない場合、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって、無効の抗弁(特許法104条の3第1項)を主張することはできない。
 (B)上記の場合でも、商標権侵害訴訟の相手方は,その登録商標が商標法4条1項10号に該当することを理由として,自己に対する商標権の行使が権利の濫用(民法1条3項)に当たることを抗弁として主張することはできる。

 (4)本事件では商標法4条1項10号が問題となっていますが、判決理由を考慮すれば、最高裁判決の判示は、商標法4条1項10号だけに限定されるものでなく、商標法47条1項で規定されている他の無効理由(例えば、商標法4条1項11号)の場合でも適用があると考えられます。即ち、無効理由を有していても、商標法47条1項により無効審判を請求することができない商標について、商標権侵害訴訟で被告は無効の抗弁を主張することはできないと考えられます。

 (5)一方、本判決より、商標法47条1項により無効審判を請求することができないことにより、無効の抗弁を主張できない場合には、被告は、一般的な権利濫用(民法1条3項)の抗弁を主張することができます。
 但し、この場合、無効理由を有することをもって直ちに権利濫用になるとは言えないと解され(そうであれば、実質的に無効の抗弁を認めているに等しい。)、無効理由を有することに加えて、訴訟に至るまでの具体的事情も考慮して、権利濫用であることを主張する必要があります(もっとも、無効理由を有することは、権利濫用を根拠付ける有力な証拠と考えられることから、権利濫用が認められるためのハードルはそれほど高くないと思われます。)。
 逆に、商標権者側から見れば、無効理由を有していても、商標法47条1項により無効審判を請求することができない場合には、権利濫用に当たらない限り、権利行使をすることが認められると考えられます。

 (6)尚、Xの平成17年登録商標については、Yは無効審判を請求し、4条1項10号違反を理由に無効審決がなされましたが(審決では、「不正競争の目的」があることを認定したため、商標法47条1項は適用されず、審判請求を適法と判断しました。)、これに対してXは審決取消訴訟を提起し、知財高裁は、Y使用商標が周知商標であるとして審決の認定判断を否定して無効審決を取り消しました(現在、上告審に係属中)。
 

執筆者 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 弁理士 谷口直也

更新日:2017-04-05

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